Law Context

La notoriedad de una marca

José Yataco Arias

Por: José Yataco Arias (Abogado. Especialista en Derecho

La Decisión Andina 486 – Régimen Común sobre la Industrial (en adelante Decisión 486) en su artículo 224 señala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea visto como tal en cualquier país miembro (de la Comunidad Andina) por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual hubiese ganado notoriedad.

En la marca conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Titulo XIII “De los signos notoriamente conocidos”.

En ese sentido, el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Recientemente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del mediante la Resolución N° 0033-2020/TPI-, ha señalado que, a efectos de dotar de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tornados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca.

Criterios

Esta disposición, agrega la sala, ha considerado los siguientes criterios:

• El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

• La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

• La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

• El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

• Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

• El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

• El valor contable del signo como activo empresarial;

• El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

•La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en el que se busca protección;

• Los aspectos del comercio internacional; o,

• La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

Circunstancias

En adición a estos criterios, se podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo, tales como:

• La extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;

• La existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;

• El tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;

• La protección obtenida en distintos países; y,

• Los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que esta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Fuente: El Peruano

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